Türk Marka Hukukunda Gerçek Hak Sahipliği

Av. Nazım Kaan Demir

Counsel

Giriş

Marka hakkının hukuki niteliği, bu hakkın kazanılma şekli ve gerçek hak sahipliği ilkesi yargı kararları ve doktrinde pek çok tartışmaya konu olmuştur. Bu yazımızda öncelikle Türk marka hukukunda marka hakkının nasıl elde edildiği, ardından ise gerçek hak sahipliği kavramı mevzuat, yargı kararları ve doktrindeki tartışmalar ışığında ele alınmıştır.

I. Marka Hakkının Elde Edilmesi

A. Marka Hakkının Tescil Yoluyla Kazanılması

Marka hakkı esas itibariyle tescille kazanılan bir sınai mülkiyet hakkı olup sahibine tescilli marka üzerinde münhasır haklar tanımaktadır. Nitekim 6769 s. Sınai Mülkiyet Kanunu’nun (SMK) 7/1 maddesinde SMK ile sağlanan marka korumasının tescil yoluyla elde edileceği açıkça düzenlenmiştir. Herhangi bir markayı ilk defa tescil ettiren kişi marka hakkına sahip olacaktır. Buna öğretide “tescil ilkesi” adı verilmektedir.[1]

Öğretiye göre tescilin hukuki niteliği, markanın eskiden beri kullanılagelip gelmediğine göre farklı olabilir. Tescil, eskiden beri süregelen kullanıma dayanıyor ise açıklayıcı, değil ise kurucu etkiye sahiptir.[2] Markanın tescili zorunlu olmamakla birlikte tescil edilmesi hak sahibine daha ciddi ve güçlü koruma sağlar.[3]

SMK’nın 23. maddesine göre marka tescilinden doğan korumanın süresi, marka başvurusunun yapıldığı tarihten itibaren on yıldır. Bu süre on yıllık dönemler halinde sınırsız biçimde yenilenebilir.

Görüldüğü gibi Türk marka hukukunda marka hakkı esas olarak tescil ile elde edilmektedir. Bununla beraber aşağıda açıklanacağı üzere tescil ilkesi mutlak biçimde benimsenmemiş, kullanım yoluyla marka üzerinde hak elde eden gerçek hak sahiplerine de belirli ölçüde koruma sağlanmıştır.[4]

B. Marka Hakkının Kullanım Yoluyla Kazanılması ve Gerçek Hak Sahipliği İlkesi

SMK m. 6/3 uyarınca “başvuru tarihinden veya varsa rüçhan tarihinden önce tescilsiz bir marka veya ticaret sırasında kullanılan bir başka işaret için hak elde edilmişse, bu işaret sahibinin itirazı üzerine marka başvurusu reddedilir”. İlgili madde ile marka hakkının tescil ile edinilmesine ilişkin kurala istisna getirilerek tescilsiz marka veya ticaret sırasında kullanılan diğer işaretler üzerinde kullanım yoluyla hak elde eden kişilere aynı işarete ilişkin marka başvurularının tescilini engelleme hakkı tanınmıştır. Gerçek hak sahibi markanın tescilini başvuru aşamasında engellemediği takdirde SMK m. 25 gereğince de markanın hükümsüzlüğünü talep etme hakkına sahiptir.

Söz konusu hükümlere göre gerçek hak sahibi, tescil edilmemiş bir marka, işaret veya ticaret unvanının önceki kullanımına dayanarak, üçüncü kişilerin tescil başvurusunu engelleme veya halihazırda tescil edilmiş bir markanın hükümsüzlüğünü talep etme yetkisine sahiptir. Bu hüküm, gerçek hak sahibine, önceki tescilsiz kullanımı nedeniyle tescilli marka sahibine karşı öncelik hakkı tanımaktadır.

Basit bir ifadeyle, bu maddelere dayanan hak sahipleri, markanın gerçek sahibi olduklarını ve markalar her ne kadar kendi adlarına tescil edilmemiş ise de markayı yoğun bir şekilde kullandıklarını ve işaret üzerinde öncelik hakları bulunduğunu ileri sürmektedirler.

Türk marka hukukunda tescilsiz markaları yaratan ve bilinir hale getiren kişilerin korunmasına ilişkin çeşitli içtihat ve öğreti görüşleri de gelişmiştir.

Marka hakkının kullanım yoluyla elde edildiği durumda öncelik hakkı Yargıtay içtihadına göre markayı ihdas ve istimal eden ve piyasada maruf hale getiren kişiye aittir.

Örneğin Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin ALVORADO ve DOLCE VİTA kararlarında ve Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun LECCE PEN kararında da açıkça ifade edilmek suretiyle gerçek hak sahipliği ilkesinin kabul edildiği görülmektedir.[5]

Yüksek Mahkemeye göre, “İsviçre-Türk Markalar hukuku, marka üzerindeki hakkın iktisabı ve korunması ile ilgili olarak üç önemli ilkeden biri olan marka üzerinde öncelik hakkı, o markayı ihdas ve istimal eden ve piyasada maruf hale getiren kişiye aittir ki, buna gerçek hak sahibi denilir ve bu gibi durumlarda markanın tescili sadece açıklayıcı etkiye sahiptir. Diğer bir deyişle marka üzerindeki hak, tescilden önce doğmuş bulunmaktadır. Buna karşı bir markayı ihdas ve istimal etmeksizin, sadece seçip tescil ettiren kimsenin bu tescili kurucu etkiye sahiptir. Bu tür tescil sadece hak sahibine başlangıçta şarta bağlı bir hak sağlayabilir. Gerçek hak sahibinin dava açıp, bu markayı tescil ettireceği tarihe kadar kurucu etki sahipliği devam eder. Çünkü marka üzerindeki gerçek hak sahipliği, ikinci bir bağımsız ve münferit mülkiyete hak tanımaz. Markanın gerçek hak sahibi, markasının aynısını veya ayırd edilemeyecek benzerini her nasılsa marka olarak tescil ettiren kimsenin bu eylemi, gerçek marka sahibinin hakkına tecavüz sayılır ve bu tecavüzü yeni TTK'nun 54 ve izleyen maddelerde yer alan haksız rekabet hükümlerine ve özellikle bu konudaki özel düzenlemeyi teşkil eden 556 sayılı Markalar Hakkındaki KHK'nin 8/3 ve 42/1-b ve önceki 551 sayılı Markalar Kanununun 47. maddesine göre önlenebilir ve sonradan tescil edilmiş markanın terkini istenebilir".

Yüksek mahkemenin söz konusu içtihatları her ne kadar 556 sayılı KHK döneminde oluşmuş olsa da günümüzde SMK bakımından da geçerliliğini korumaktadır.

Gerçek hak sahipliği ilkesi olarak anılan bahsi geçen ilke uyarınca tescilsiz markanın kullanılması suretiyle de işaret üzerinde hakların doğabileceği doktrinde de kabul görmektedir.[6]

II. Gerçek Hak Sahipliğinin Koşulları

Gerçek hak sahipliğine dayanarak bir marka başvurusuna itiraz etmek veya bir tescili hükümsüz kılmak için belirli şartların yerine getirilmesi gerekmektedir.

A. Markanın Başvuru veya Rüçhan Tarihinden Önce Ciddi ve Gerçek Kullanımı

Öncelikle, söz konusu işaretin, başvuru veya rüçhan tarihinden önce, başvurunun veya tescilin kapsadığı mal ve hizmetlerle bağlantılı olarak ciddi ve gerçek bir kullanıma konu olması gereklidir. Ciddi kullanımdan ne anlaşılması gerektiğine ilişkin Türk hukukundaki tek yol gösterici düzenleme SMK m. 9 hükmünün gerekçesidir. Gerekçeye göre “sırf üçüncü kişilerin markayı iptal ettirmesini önlemek amacıyla, markanın evraklar veya ilanlar aracılığıyla kullanılması ve benzeri durumlar madde kapsamında kullanım olarak mütalaa edilmeyecektir.” Söz konusu kullanım hâlleri sınırlayıcı sayıda değildir.[7] Gerekçedeki ifade dışında ciddi kullanımın nasıl tespit edileceğine ilişkin ne ulusal ne de uluslararası mevzuatta bir düzenleme getirilmiştir.[8]

Ciddi kullanım özet olarak markanın yalnızca sembolik değil, gerçek ve etkin bir şekilde kullanılmasıdır. Bu kullanım, ilgili mal ve hizmetlerin piyasada yer almasını ve marka sahibinin ekonomik yarar sağlamasını hedefler. Sadece iç kullanım değil, aynı zamanda pazar payı yaratma veya sürdürme amacıyla yapılan kullanımlar da ciddi kullanım sayılır. Ciddi kullanım, markanın temel işlevine, yani tüketiciye mal ve hizmetlerin kaynağını garanti etmesine hizmet etmelidir. Kullanımın ciddi olup olmadığı, somut olayın koşullarına, kullanım sıklığına ve pazarın gereksinimlerine göre belirlenir.

B. Kullanım Şekli

Gerçek hak sahipliğinin elde edilmesi için kullanımın markasal olması şart değildir. Bu anlamda ticari faaliyet sırasında bir ticaret unvanı veya alan adı kullanımı yoluyla hak elde eden kişilerin de ilgili maddelere ve gerçek hak sahipliği ilkesine dayanabilmeleri mümkündür.[9]

C. Kullanımın Türkiye Sınırları İçerisinde Gerçekleşmiş Olması

Kullanımın Türkiye sınırları içerisinde gerçekleşmiş olması şarttır. Yargıtay'ın 2000'li yıllardan önceki eski kararları, kullanımın Türkiye'de gerçekleşmesini katı bir şekilde aramazken, 2000 sonrası kararlarında "ülkesellik" ilkesine vurgu yaparak kullanımın Türkiye'de gerçekleşmesi gerektiğini açıkça belirtmiştir. Bu ilke, güncel içtihatta da devam etmektedir.

Yargıtay 11. HD., 2017/3943 Esas, 2019/1154 Karar sayılı, 13.02.2019 Tarihli kararında gerçek hak sahipliği ilkesinin uygulanabilmesi için yurt içerisinde yoğun ve sıkı kullanım şartı arandığı ifade edilmiştir: "... gerçek hak sahipliği ilkesi gereği, yurt içinde, marka başvurusundan önce ve markaya konu işaretin tescil kapsamındaki mal ve hizmetler yönünden yoğun ve sıkı kullanım sonucu işaret üzerinde önceye dayalı hak elde edilmiş olması halinde, o işaret üzerinde gerçek hak sahibi olan kişiye öncelik hakkı tanınır. Ancak söz konusu işaret üzerindeki kullanımın, yurt içinde ve yerelden daha geniş bir coğrafyada, nizasız, fasılasız ve yoğun bir şekilde kullanılmış olması gerekir.”

D. Marufiyet, Tanınma veya Bilinirlik Düzeyi Hususu

Gerçek hak sahipliğine dayanak gösterilen işaretin bilinirliği hususunda Yargıtay zaman içinde çeşitli kararlar vermiş olsa da gerçek hak sahipliğinin tanınması için markanın belli bir derecede bilinirliğe sahip olmasının gerekli olduğu genel olarak kabul edilmektedir. Bununla birlikte, gerçek hak sahipliğine dayanılarak hak talep edildiği hallerde SMK m. 6/5 hükmünde belirtilen tanınmış markalar düzeyinde bir tanınmışlık da aranmayacaktır. Ancak, gerçek hak sahipliğini kanıtlamak için gereken tanınma veya bilinirlik düzeyi hâlâ tartışmalıdır. Kullanımın ticari açıdan yoğun olması ve tanınmış marka statüsünü gerektirecek seviyeye ulaşmasa da markanın ilgili tüketiciler tarafından ayırt edilebilir bir tanınırlık düzeyine ulaşmasının yeterli olduğu söylenebilir.

E. İspat Yükümlülüğü

Gerçek hak sahipliği çerçevesinde tanınan öncelik hakkı, yalnızca bu hakkın kazanıldığı mal ve/veya hizmetler ile bunlarla benzer nitelikteki mal ve/veya hizmetler için geçerlidir. Bu nedenle, gerçek hak sahipliğini ileri süren tarafın, hangi mal ve/veya hizmetler için kullanım yoluyla hak elde ettiğinin, somut olayın özellikleri çerçevesinde değerlendirilmesi gerekmektedir. Kullanımın ispat edilemediği sınıf veya alt sınıflar açısından yapılan itirazlar ya da hükümsüzlük talepleri ise reddedilecektir.[10]

Türk marka hukukuna göre tescilsiz bir markanın önceki kullanımını kanıtlamak ve gerçek hak sahipliğini ileri sürebilmek için, gerçek hak sahibinin, markanın üçüncü kişinin marka başvuru tarihi veya öncelik tarihinden önce ticari alanda yoğun ve sürekli bir şekilde kullanıldığını ortaya koyan güçlü deliller sunması gerekmektedir.

Örnek olarak aşağıdaki delillerin dosyaya sunulması gerçek hak sahipliğinin kanıtlanmasında önemli bir rol oynayacaktır:

a) Reklam materyalleri

b) Faturalar ve sözleşmeler gibi satış verileri

c) Ambalaj ve etiketler

d) Reklam harcamalarına ilişkin faturalar

e) Web sitesi ziyaretçi kayıtları

f) Yeminli beyanlar

III. Kötü Niyetli Başvurular ve Gerçek Hak Sahipliği

Zaman zaman uygulamada Türkiye'de yoğun bir şekilde kullanılan ancak henüz tescil edilmemiş markaların kötü niyetli üçüncü kişiler tarafından kendi adlarına tescil ettirildiği görülmektedir. Bu durumda kötü niyetle yapılan marka başvurularına ilişkin SMK m. 6/9 ve gerçek sahipliğine ilişkin 6/3 hükümleri aynı anda uygulama alanı bulabilmektedir.

Markanın üçüncü kişi tarafından halihazırda tescil edildiği durumlarda gerçek hak sahibinin doğrudan marka tescil başvurusu yapması önerilmemektedir. Zira bu halde sonraki başvuru sahibi gerçek hak sahibi olsa dahi, başvuru, kötü niyetli tescilli marka sahibi tarafından SMK m. 6/1 hükmüne dayanılarak yapılacak bir itiraz sonucunda yahut SMK m. 5/1-ç uyarınca re’sen reddedilebilir. Bu durumda, öncelikle mevcut kötü niyetli marka tescilinin, gerçek hak sahipliği hükümlerine ve koşulları oluştuysa başka nedenlere dayanarak hükümsüz kılınması için hükümsüzlük davası açılması, önceki tarihli marka hükümsüz kılındıktan sonra gerçek hak sahibinin aynı marka için başvuruda bulunması isabetli olacaktır.

Aksi durumda, gerçek hak sahibinin marka başvurusu, üçüncü kişinin tescili nedeniyle reddedilirse, Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından verilecek ret kararına TÜRKPATENT Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Daresi (YİDK) nezdinde itiraz etmek ve bu karara karşı Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemeleri nezdinde iptal davası açmak da fayda getirmeyecektir. Zira, Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemeleri TÜRKPATENT kararlarına ilişkin değerlendirmelerini kararın verildiği andaki durumu dikkate alarak yapmaktadır. Başka bir deyişle, TÜRKPATENT tarafından verilen karar verildiği anda hukuka uygun ise sonradan ortaya çıkan sebepler ilgili kararın geçerliliğini etkilememektedir.

[1] TEKİNALP, Ünal, Fikri Mülkiyet Hukuku, 5. Baskı, İstanbul, Vedat Kitapçılık, s. 382

[2] KAYA, Arslan, Marka Hukuku, İstanbul, Arıkan Yayınları, 20026, s. 186-187

[3] ÇOLAK, 2018, s. 12; GÜNEŞ, İlhami, Uygulamalı Marka Hukuku, 2020, İstanbul, Adalet Yayınevi, s. 6, 243; KARA, Elif, 2018, s.185; UZUNALLI, Sevilay, Markanın Korunmasının Kapsamı ve Tazminat Talebi, Ankara, 2012, s. 15 vd.

[4] BİLGİLİ, Fatih: Marka Hukukunda Hakkın Kötüye Kullanılması, Ankara, 2006, s. 92-93; ÇOLAK, s. 365-372; UZUNALLI, 2012, s. 15

[5]  ÇOLAK, s.420

[6] YASAMAN, Hamdi; Marka Hukuku, C.I, s.488; ŞANAL, Hükümsüzlük Davaları, s. 26; ÇİÇEKÇİ, Çiğdem, Markaya Özgü Kullanım Kavramı ve Markaya Tecavüz Fiilleri, Dokuz Eylül Üniversitesi, SBE, Yayınlanmamış Doktora Tezi, 2007, s.4.

[7] ÇAĞLAR, Hayrettin: Marka Hukuku Temel Esaslar, 2. Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara 2015 (Temel Esaslar), s.93

[8] BÜYÜKKILIÇ, Gül, Yargı Kararları Işığında Markanın Ciddi Kullanımı -İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi – İnÜHFD 15(1): 267-277 (2024)

[9] Çolak, s.657

[10] Çolak, s.334